（2023年）吕某诉李某侵害发明专利权纠纷案-专利权利要求修改后被维持有效的决定的追溯力认定

吕某诉李某侵害发明专利权纠纷案-专利权利要求修改后被维持有效的决定的追溯力认定

人民法院案例库 入库编号：2023-09-2-160-002

关键词

民事/侵害发明专利权纠纷/权利要求修改/无效宣告请求/审查决定追溯力

基本案情

吕某起诉请求：1.判令李某立即停止许诺销售和销售被诉侵权产品“地漏”，并销毁被诉侵权产品库存；2.判令李某赔偿经济损失10万元；3.判令李某承担本案诉讼费。事实和理由：涉案专利权人为吕某，涉案专利权合法有效，授权经营企业实施该专利的效果良好。李某未经允许，擅自在其经营的山东某某建材城某某门店中销售被诉侵权产品，给吕某造成了巨大的经济损失。

李某辩称：不存在侵权行为，被诉侵权产品使用的技术方案与涉案专利不同。

法院经审理查明：名称为“一种磁悬浮地漏芯子”、专利号为ZL201510353360.X的发明专利（以下简称涉案专利），吕某是涉案专利权人。涉案专利申请日为2015年6月23日，授权公告日为2017年3月29日，在专利有效期内。该专利共有9项权利要求，吕某要求以权利要求1、2作为专利权保护范围。2019年9月10日下午，吕某委托张某某甲在山东省临沂市兰山公证处公证员王士明的监督下，在李某经营的山东某某建材城某某门市，以消费者身份购买了TMFG-11和TMFG-12两种型号的松花地漏各1个，以及角阀、软管等其他若干配件，公证员对购买的商品拍照并封存，（2019）鲁临沂兰山证民字第3208号公证书对以上取证过程进行了公证。李某承认被诉侵权的两种松花地漏产品系从其经营的门市购买，但认为这两款产品为生产厂家按照自有专利生产，不侵害涉案专利权。李某为此提供了专利号为ZL201310390582.4的磁吸式直通组合型地漏发明专利文件。该专利权利人为张某某乙，申请日为2013年9月2日，授权公告日为2014年10月15日。被诉侵权产品的生产商浙江某某公司被授权实施ZL201310390582.X号在先专利，该公司于2019年6月4日向浙江省宁波市中级人民法院提起侵犯发明专利权纠纷诉讼，该案被告之一、涉案侵权产品的生产商为台州某某公司，法定代表人即为吕某，2019年12月26日浙江省宁波市中级人民法院作出（2019）浙02知民初137号民事判决书，该判决因台州某某公司上诉未生效。

一审庭审时当庭打开了公证封存的两件地漏，两款地漏的区别在于面板不同，内芯则完全相同。当庭将TMFG-11地漏内芯与涉案专利进行了比对，吕某认为该产品完全落入了涉案专利权保护范围，李某则认为二者有多处不同：1.涉案专利磁铁1是环形磁铁，磁铁一与磁铁二是相斥作用效果，被诉侵权产品一根内磁条与外磁条同时相斥相吸（相斥特征不存在），被诉侵权产品没有封闭内腔，空气或水分可以通过导杆孔进入外磁条位置，涉案专利封闭内腔的技术特征就是所在位置的磁铁与空气或水分完全隔离；2. 涉案专利磁铁一是环形磁铁，磁铁二、磁铁三是上下二根磁条，被诉侵权产品外磁条是左右二根磁条，内磁条是一根。吕某对李某的对比意见反驳如下：1.权利要求1中并没有限定磁铁一的形状，磁铁一的环形形状是权利要求3中限定的，被诉侵权产品的壳体内腔中固定有两块小磁铁，对应于权利要求1中的磁铁一；2.权利要求1中对于壳体内腔的限定是封闭而不是密封，技术效果是起到挡水的作用，被诉侵权产品的壳体有一个腔体，可以通气，能阻挡水进入，所以两者没有区别；3.被诉侵权产品的导向杆除了上下端分别设有磁铁外，还在中间设有两块磁铁，上下两块磁铁的位置、起的作用和相应的技术效果与本案专利磁铁二和磁铁三完全相同，中间的两块磁铁可以说是专利方案基础上增加的特征，另外即使被诉侵权产品导向杆中的四块磁铁合在一起看成一根长条形磁铁，那导向杆上端磁极和下端磁极无论是所处的导向杆上下位置、产生斥力吸力的技术手段、实现密封盖复位的功能，还是导致导向杆上下移动中受力稳定的技术效果，均与本案专利磁铁二和磁铁三的特征基本相同，也属于等同技术特征。

山东省青岛市中级人民法院于2020年5月29日作出(2019)鲁02知民初239号民事判决认为，被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围，判决驳回吕某的诉讼请求。吕某不服，提起上诉。最高人民法院于2021年4月16日作出(2019)鲁02知民初239号民事判决认为被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1、2的保护范围，李某的行为构成专利侵权，判决撤销一审判决，判令李某立即停止侵权并赔偿吕某经济损失及维权合理开支共6万元。二审判决后，李某向国家知识产权局请求宣告涉案专利权无效。无效审查期间，2021年8月14日，吕某提交经修改的专利文件，将原权利要求3的部分技术特征补入权利要求1。2021年8月19日，李某向吕某支付侵权赔偿款，二审判决执行完毕。2021年8月28日，李某向最高人民法院提出再审申请。2021年11月5日，国家知识产权局作出第52586号无效宣告请求审查决定，在上述修改的权利要求的基础上维持涉案专利权有效。再审审查期间，李某主张被诉侵权产品实施的是ZL201310390582.X专利（以下简称582专利）所公开的现有技术，并且涉案专利原权利要求1、2应视为自始即不存在，吕某基于这些权利要求而获得的侵权赔偿属于不当得利，应予以返还。最高人民法院于2022年6月30日作出（2021）最高法民申6412号民事裁定驳回李某的再审申请。

裁判理由

最高人民法院审查认为，2008年修正的《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。”根据举重以明轻的法律解释方法，本案在修改权利要求的基础上作出维持专利权有效的52586号决定，对在其作出前人民法院作出并已执行的专利侵权判决同样不应具有追溯力。

裁判要旨

在侵害专利权纠纷中，在修改权利要求基础上维持专利权有效的无效宣告请求审查决定，对该决定作出前人民法院作出并已执行的专利侵权判决不具有追溯力。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第47条、第71条(本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第47条、第65条)

一审：山东省青岛市中级人民法院（2019）鲁02知民初239号民事判决（2020年5月29日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终1134号民事判决（2021年4月16日）

再审审查：最高人民法院（2021）最高法民申6412号民事裁定（2022年6月30日）