（2023年）某有限责任公司诉原国家知识产权局专利复审委员会与第三人北京某药业股份有限公司、张某发明专利权无效行政纠纷案-化学领域产品发明说明书充分公开的判断及申请日后补交的实验性证据的考量

某有限责任公司诉原国家知识产权局专利复审委员会与第三人北京某药业股份有限公司、张某发明专利权无效行政纠纷案-化学领域产品发明说明书充分公开的判断及申请日后补交的实验性证据的考量

人民法院案例库 入库编号：2023-09-3-024-015

关键词

行政/专利相关行政案件/发明专利权/化学领域/充分公开/技术问题/申请日后/补交实验数据

基本案情

某有限责任公司不服原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）作出的第13582号无效宣告请求审查决定(以下简称第13582号决定)，诉称：1.第13582号决定认定本领域技术人员无法确信含有1-8摩尔水的I型结晶阿托伐他江水合物都具有相同的XXXPRD，没有事实依据。2.第13582号决定认定本领域技术人员根据说明书公开的内容无法确认权利要求中保护的产品，没有事实依据。3.第13582号决定认定无论是根据说明书给出的一般性方法，还是根据具体实施例，均无法确信如何才能受控地制备得到本专利保护的含1-8摩尔水(优选3摩尔)的I型结晶阿托伐他江水合物，没有事实依据。4.本专利符合《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第二十六条第三款的规定。请求撤销专利复审委员会作出的第13582号决定。

专利复审委员会坚持其在第13582号决定中的意见，请求法院依法予以维持。

北京某药业股份有限公司（以下简称某药业公司）同意第13582号决定中的意见。

张某同意第13582号决定中的意见。

北京市第一中级人民法院于2010年2月10日作出(2009)一中知行初字第2710号行政判决：维持第13582号决定，驳回某有限责任公司的诉讼请求。某有限责任公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2012年2月10日作出(2010)高行终字第1489号行政判决：撤销一审判决及第13582号决定；由专利复审委员会重新就涉案专利作出无效审查决定。专利复审委员会不服上述二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2013年12月11日作出（2013）知行字第16号行政裁定，提审本案，并于2015年4月16日作出判决，撤销二审判决，维持一审判决及第13582号决定。

裁判理由

本案的争议焦点问题是：关于确定发明所要解决的技术问题与专利法第二十六条第三款的判断之间的关系；关于本专利是否符合专利法第二十六条第三款规定的问题。

一、关于本案实验性证据的采纳问题

最高人民法院认为，在专利申请日后提交的用于证明说明书充分公开的实验性证据，如果可以证明以本领域技术人员在申请日前的知识水平和认知能力，通过说明书公开的内容可以实现该发明，那么该实验性证据应当予以考虑，不宜仅仅因为该证据是申请日后提交而不予接受。在考虑实验性证据是否采纳的时候应严格审查时间和主体两个条件。首先，实验性证据涉及的实验条件、方法等在时间上应该是申请日或优先权日前本领域技术人员通过阅读说明书直接得到或容易想到的；其次，在主体上，应立足于本领域技术人员的知识水平和认知能力。本案中，现有证据仍不足以证明某大学实验报告中选择的加热和冷却时间是本领域技术人员在本专利优先权日之前从说明书中容易想到的。此外，某大学实验报告的实验1是加晶种的方案，本专利说明书并没有披露晶种的来源和获得方法，本领域技术人员据此无法制备得到权利要求所保护的产品。综上，某大学实验报告不能用于证明本领域技术人员根据本专利说明书公开的内容可以实现本发明，最高人民法院对该证据不予采纳。

二、关于确定发明所要解决的技术问题与专利法第二十六条第三款的判断之间的关系

技术方案的再现和是否解决了技术问题、产生了技术效果的评价之间，存在着先后顺序上的逻辑关系，应首先确认本领域技术人员根据说明书公开的内容是否能够实现该技术方案，然后再确认是否解决了技术问题、产生了技术效果，在不对技术方案本身是否可以实现作出确认的前提下，其与现有技术相比是否能够解决相应的技术问题，并实现有益的技术效果均无从谈起。本案中，二审法院实际并没有考虑本专利权利要求限定的技术方案的可实现性，而是首先考虑发明要解决的技术问题，进而考虑与要解决的技术问题相关的化学物理性能参数，该审理思路不当，予以纠正。

三、关于本专利是否符合专利法第二十六条第三款规定的问题

由于化学领域发明专利的特殊性，化学产品发明的专利说明书中应当记载化学产品的确认、制备和用途。具体而言，当发明是一种化合物时，说明书中应当说明该化合物的化学结构及与发明要解决的技术问题相关的化学、物理性能参数，使本领域技术人员能确认该化合物。同时，说明书中还应当至少公开一种制备方法，使本领域技术人员能够实施。1.关于化学产品的确认。水含量的确认对于确认本专利产品而言是必不可少的，与本发明要解决的技术问题也密切相关，由于本专利说明书并未对此进行清楚和完整的说明，故不符合专利法第二十六条第三款的规定。2.关于化学产品的制备。由于本专利说明书中没有对本专利请求保护的I型结晶阿托伐他江水合物中的水进行清楚、完整的说明，本领域技术人员无论是根据本专利说明书中的一般性记载，还是根据其中具体的实施例，均无法确信可以受控地制备得到本专利请求保护的含1—8摩尔水(优选3摩尔)的I型结晶阿托伐他江水合物。从化学产品制备的角度，本专利说明书亦不符合专利法第二十六条第三款的规定。

综上，本专利说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定，二审判决撤销专利复审委员会第13582号决定，适用法律错误，依法应予撤销。

裁判要旨

在申请日后提交的用于证明说明书充分公开的实验性证据，如果可以证明以本领域技术人员在申请日前的知识水平和认知能力，通过说明书公开的内容可以实现该发明，那么该实验性证据应当予以考虑，不能仅仅因为该证据是申请日后提交而不予接受。

《专利法》第二十六条第三款所称的“能够实现”，是指本领域技术人员根据说明书公开的内容，能够实现发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果装技术方案的再现与是否解决了技术问题、产生了技术效果的评价之间，存在着先后顺序上的逻辑关系，应首先确认本领域技术人员根据说明书公开的内容是否能够实现该技术方案，然后再确认是否解决了技术问题、产生了技术效果。

化学领域产品发明的专利说明书中应当记载化学产品的确认、制备和用途。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第26条第3款

一审：北京市第一中级人民法院（2009）一中知行初字第2710号行政判决（2010年2月10日）

二审：北京市高级人民法院（2010）高行终字第1489号行政判决（2012年2月10日）

申请再审：最高人民法院（2013）知行字第16号行政裁定（2013年12月11日）

再审：最高人民法院（2014）行提字第8号（2015年4月16日）