（2023年）北京某医药公司诉国家知识产权局专利复审委员会等发明专利权无效行政纠纷案-马库什权利要求修改的司法判断

北京某医药公司诉国家知识产权局专利复审委员会等发明专利权无效行政纠纷案-马库什权利要求修改的司法判断

人民法院案例库 入库编号：2023-09-3-024-007

关键词

行政/专利相关行政案件/专利权无效/马库什权利要求/权利要求修改

基本案情

北京某医药公司起诉请求：撤销国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）作出的第16266号无效宣告请求审查决定（以下简称第16266号决定），宣告本专利权全部无效。

专利复审委员会辩称：第16266号诉决定正确，应驳回北京某医药公司诉讼请求。

一审法院经审理查明：本案涉及国家知识产权局于2003年9月24日授权公告、申请日为1992年2月21日、名称为“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”的第9712634X.X号发明专利（以下简称本专利），专利权人为某会社。本专利授权公告的权利要求书如下：

“1.一种制备用于治疗或预防高血压的药物组合物的方法，该方法包括将抗高血压剂与药物上的可接受的载体或稀释剂混合，其中抗高血压剂为至少一种如下所示的式（Ⅰ）化合物或其可用作药用的盐或酯，

其中:

R1代表具有1至6个碳原子的烷基；

R2和R3相同或不同，且各自代表具有1至6个碳原子的烷基；

R4代表:

氢原子:或

具有1至6个碳原子的烷基:

R5代表羧基、式COOR5a基团或式-CONR8R9基团，其中R8R9相同或不同并各自代表:

氢原子；

含有1至6个碳原子的未被取代的烷基；

含有1至6个碳原子的被取代的烷基，该烷基被羧基取代或被其烷基部分含有1至6个碳原子的烷氧羰基取代；或

R8和R9一起代表含有2至6个碳原子的被取代的亚烷基，该亚烷基被一个其烷基部分含有1至6个碳原子的烷氧羰基取代；

以及其中的R5a代表:

含有1至6个碳原子的烷基；

烷酰氧烷基，其中的烷酰基部分和烷基部分各自含有1至6个碳原子；

烷氧羰基氧烷基，其中的烷氧基部分和烷基部分各自含有1至6个碳原子；

（5-甲基-2-氧代-1，3-二氧杂环戊烯-4-基)甲基；或

2-苯并[c]呋喃酮基；

R6代表氢原子；和

R7代表羧基或四唑-5-基。”

本专利说明书记载：我们已经发现有限种类的1-（联苯基甲基）-咪唑-5-羧酸衍生物具有优良的AⅡ受体拮抗活性，由此可用作抗高血压药物并用于治疗和预防心脏疾病。为此，本专利发明目的之一是提供了一系列新的1-（联苯基甲基）-咪唑-5-羧酸衍生物。本专利说明书第107-108页记载了权利要求1所述式I化合物的多个具体（试验）化合物的活性数据，其相对于现有技术的化合物A具有意外效果。

针对本专利权，北京某医药公司于2010年4月23日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由为本专利权利要求1不符合2001年施行的《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第二十二条第三款、第二十六条第四款和2002年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第二十条第一款的规定。专利复审委员会作出16266号审查决定，在某会社于2011年1月14日提交的修改文本的基础上，维持本专利权有效。

一审法院认为，第16266号决定首页将无效宣告请求审查决定的类型确定为“维持专利权有效”仅能理解为是在某会社于2011年1月14日提交的修改文本的基础上维持本专利权有效，而非是在本专利授权公告时的权利要求文本的基础上维持本专利权有效。第16266号决定并不存在认定事实错误。某会社对该马库什权利要求中马库什要素的删除并不直接等同于并列技术方案的删除，不符合《专利法实施细则》第六十八条的规定。专利复审委员会对此以不符合上述规定而不予接受该修改文本并不存在法律适用错误。在专利无效的口头审理阶段，北京某医药公司对于专利复审委员会不予接受该不属于并列技术方案的删除的文本也当庭表示同意。关于创造性判断，证据1并没有定义或记载北京某医药公司所述的取代基R1、R13、R2、R3、R6、R7、R8同时分别是“R1代表4位连接的任意取代的苯基，其取代部位为5位上，R13为4唑基，R2代表氢，R3代表氢，R6代表直链丙烷基，R7代表支链丁烷基，R8代表羧基”的具体化合物。因此，北京某医药公司所述该具体化合物的技术方案并未在证据1中公开，不能据此评述本专利权利要求1的创造性。相对于证据1的中译文第15页所涉及的优选化合物的第2个化合物（即证据1实施例329的化合物）与第3个化合物（即证据1实施例265C的化合物）而言，与本专利权利要求1相比，其区别在于实施例329、265C的化合物在咪唑4-位上的取代基分别为C2F5、COOH基团，而本专利权利要求1化合物在咪唑4-位上的取代基为权利要求1中所定义的R2R3（OR4），二者明显不同，因此，证据1并未给出咪唑4-位上的取代基是羟基支链烷基或烷氧基支链烷基的技术启示。同时，北京某医药公司也未提供现有技术的证据证明实施例329、265C的化合物在咪唑4-位上的取代基可以被羟基支链烷基或烷氧基支链烷基替代且替代之后具有相似的活性或作用。此外，根据说明书第2页相应记载内容并无法得出北京某医药公司所述“AⅡ受体抑制活性与咪唑其他位置上的取代基关系不大”的结论。关于本专利权利要求1技术方案的技术效果，本专利说明书第107-108页已经记载了权利要求1所述式I化合物的多个具体化合物的活性数据，其相对于现有技术的化合物A具有意外效果。因此，本专利权利要求1相对于证据1是非显而易见的，具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。综上，根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，北京市第一中级人民法院于2011年12月20日作出（2011）一中知行初字第2403号行政判决：维持专利复审委员会作出的第16266号决定。

北京某医药公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决及第16266号决定，责令专利复审委员会重新作出审查决定。北京市高级人民法院认为，一审判决及第16266号决定认定事实不清，适用法律错误，应当予以撤销。北京市高级人民法院于2013年9月24日作出（2012）高行终字第833号行政判决，撤销一审判决和第16266号决定，专利复审委员会重新作出决定。专利复审委员会不服二审判决，向最高人民法院申请再审，请求撤销二审判决，维持一审判决及被诉决定。最高人民法院于2017年12月20日作出(2016)最高法行再41号行政判决：撤销二审判决，维持一审判决。

裁判理由

最高人民法院审查认为，马库什权利要求是化学发明专利申请中一种特殊的权利要求撰写方式，即一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素概括的权利要求。马库什权利要求撰写方式的产生是为了解决化学领域中多个取代基基团没有共同上位概念可概括的问题，其本身一直被视为结构式的表达方式，而非功能性的表达方式。马库什权利要求限定的是并列的可选要素而非权利要求，其所有可选择化合物具有共同性能和作用，并且具有共同的结构或者所有可选择要素属于该发明所属领域公认的同一化合物。虽然马库什权利要求的撰写方式特殊，但是也应当符合《专利法》和《专利法实施细则》关于单一性的规定。

马库什权利要求具有极强的概括能力，一旦获得授权，专利权保护范围将涵盖所有具有相同结构、性能或作用的化合物，专利权人权益将得到最大化实现。而从本质而言，专利权是对某项权利的垄断，专利权人的所享有的权利范围越大，社会公众所受的限制也就越多，因此，从公平角度出发，对马库什权利要求的解释应当从严。马库什权利要求不管包含多少变量和组合，都应该视为一种概括性的组合方案。选择一个变量应该生成一种具有相同效果的药物，即选择不同的分子式生成不同的药物，但是这些药物的药效不应该有太大差异，相互应当可以替代，而且可以预期所要达到的效果是相同的，这才符合当初创设马库什权利要求的目的。因此，马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，马库什要素只有在特定情况下才会表现为单个化合物，但通常而言，马库什要素应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。如果认定马库什权利要求所表述的化合物是众多化合物的集合，就明显与单一性要求不符，因此二审判决认为马库什权利要求属于并列技术方案不妥，应当予以纠正。

鉴于化学发明创造的特殊性，同时考虑到在马库什权利要求撰写之初，专利申请人为了获得最大的权利保护范围就有机会将所有结构方式尽可能写入一项权利要求，因此在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制，允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。如果允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选项，即使该删除使得权利要求保护范围缩小，不会损伤社会公众的权益，但是由于是否因此会产生新的权利保护范围存在不确定性，不但无法给予社会公众稳定的预期，也不利于维护专利确权制度稳定，因此二审法院相关认定明显不妥，应当予以纠正。

马库什权利要求创造性判断应当遵循创造性判断的基本方法，即专利审查指南所规定的“三步法”。意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素，而且作为一种倒推的判断方法，具有特殊性，不具有普遍适用性。因此，只有在经过“三步法”审查和判断得不出是否是非显而易见时，才能根据具有意料不到的技术效果认定专利申请是否具有创造性，通常不宜跨过“三步法”直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。专利复审委员会和一审法院在对本专利权利要求1的创造性进行判断时，严格遵循了“三步法”，认定权利要求l的式I化合物和证据1的式I化合物相比较具有两项区别技术特征，然后对两项区别技术特征的非显而易见性进行了分析，从而认定本专利权利要求1具有创造性并无不当，专利复审委员会的该项再审申请理由成立，应当予以支持。

裁判要旨

1.马库什方式撰写的化合物权利要求一直被视为结构式的表达方式，而非功能性的表达方式。马库什权利要求限定的是并列的可选要素而非权利要求，应当符合《专利法》和《专利法实施细则》关于单一性的规定。马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。

2.在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制，允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第3款

一审：北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第2403号行政判决（2011年12月20日）

二审：北京市高级人民法院（2012）高行终字第833号行政判决（2013年9月24日）

再审：最高人民法院（2016）最高法行再41号行政判决（2017年12月20日）